Вопросы задаёт руководитель Корпоративного онлайн университета Александр Мякота (А.М.)
Отвечает эксперт Михаил Шавернев (М.Ш.)
А.М. Ещё такая история наблюдается, это вывоз различной техники из России, произведённой, может быть, иностранным производителем. В частности сейчас стало очень выгодно продавать наши автомобили, которые уже произведены иностранным производителем, но находятся в обороте в Таможенном союзе, то возникает вопрос нарушения прав правообладателя - как правильно вывезти этот автомобиль, чтобы не нарушить ничьи права? Какие здесь есть рекомендации? Не только автомобиль, может, ещё какой-то товар, имеющий чей-то бренд.
М.Ш. В начале этого года, в конце предыдущего в связи с тем, что курс валюты очень сильно изменился и стал выгоден именно экспорт из России автомобилей, дорогих брендов, стало поступать много обращений именно по этому вопросу - требуется ли разрешение правообладателя при экспорте. Если обратиться к первоисточнику, то я могу сразу зачитать: порядок оборота изделий, на которые нанесены товарные знаки в ЕАЭС, регулируется приложением 26 Договора Евразийского экономического союза, и в пункте 16 закреплён, так называемый, принцип исчерпания на товарный знак, который гласит о том, что в том случае, если товар был введён в оборот с согласия правообладателя на территории Евразийского экономического союза, то в момент ввода этого товара в оборот его права на товарный знак исчерпываются. То есть, если я один раз ввёл товар на территорию ЕАЭС, я больше не могу требовать от лиц, участвующих в его обороте, соблюдения моих прав. То есть, фактически они действуют правомерно с моего разрешения. Эта норма закреплена в Договоре Евразийского экономического союза, т.е. она общая для всех стран Таможенного союза.
А.М. Если я вывожу нечто бывшее в употреблении, то, что один раз прошло таможенную очистку при ввозе в Таможенный союз, то мне не надо спрашивать правообладателя при вывозе.
М.Ш. Если он введён в оборот путём ввоза - это иностранный товар, и он ввезён в Российскую Федерацию и выпущен с согласия правообладателя, то права на товарный знак исчерпаны, и им можно распоряжаться без ограничений. Если товар изготовлен на территории Российской Федерации, например, автомобиль Калининградской сборки, BMWи так далее, то производитель, изготовив и продав эту модель с этим товарным знаком, который нанесён на территории ЕАЭС, он исчерпал свои права на товарный знак, и вы можете его брать и вывозить. Тут возникает другой вопрос, что таможенный орган как при импорте, так и при экспорте имеет право проверять легально ли введён в оборот этот товарный знак, и нет ли нарушений при перемещении через границу. То есть, если вы везёте товар, на котором есть товарный знак, таможенный орган всегда имеет право обратиться к товарообладателю и запросить у него, введён ли этот товар в оборот легально, нелегально, есть ли нарушение на товарный знак, нет нарушения. Соответственно на время, необходимое для проверки, таможенный орган имеет право приостановить выпуск товара, пока он ведёт переписку, а вы, соответственно, будете ждать, будет ваш товар выпущен или нет. Что будет выяснять таможенный орган? Таможенный орган как раз и будет выяснять те моменты, которые указаны в пункте 16, на который я акцентировал внимание, и аналогичные нормы Гражданского кодекса статья 14.87. Они будут выяснять легально ли он введён. Какие документы будут свидетельствовать о том, что товар легально введён в оборот. Как правило, самый простой способ это обратиться к правообладателю этого товарного знака, потому что именно он знает, легально он введён или нелегально. Ответ, полученный от правообладателя, будет расцениваться как самый информативный, самый полный и исчерпывающий.
А.М. Где же искать правообладателя?
М.Ш. Я сталкивался с тем, что правообладателя пытались искать в сервисных центрах, если речь идёт об автомобиле, в салонах по реализации автомобилей, считая, раз он его продаёт, он имеет к нему отношение. На самом деле, товарными знаками в Российской Федерации производится то, что произведено, в отношении которых выданы свидетельства на товарный знак. Реестр данных свидетельств ведёт Федеральная служба промышленной собственности, fips.ru . Там существует информационная система. Она платная. Если вы имеете название знака, то вы вводите соответствующее поле название этого товарного знака, и вам показывается, кто является правообладателем. Вам показывается свидетельство, в котором написано, кто является правообладателем. Именно лицо, указанное в свидетельстве на товарный знак, и является тем, кто правомочен давать ответы, легально произведён товар или нелегально. Поэтому, если вы намереваетесь экспортировать из России товар, на котором есть товарный знак, вам необходимо обратиться либо к патентному поверенному, который работает с данными базами, либо обратиться непосредственно в федеральную службу промышленной собственности, найти информацию на сайте, кто является правообладателем, какие у него имеются представители, обратиться к этому представителю с запросом о том, легально введён в оборот этот товар. С машиной это понятно, там есть идентификационные номера. Если товар не имеет идентификационных номеров, это несколько сложнее сделать, но это уже вопрос вашего взаимодействия с правообладателем. Имея на руках ответ от правообладателя о том, что товар введён в обращение легально, вы можете, если озаботились об этом заблаговременно в рамках оформления декларации, предъявить его таможенным органам, чтобы избежать проверочных мероприятий со стороны таможни. И чувствовать себя совершенно спокойно, потому что может оказаться, допустим, что правообладатель разрешил некоему заводу выпускать эту продукцию, но разрешил он её выпускать в количестве 100 штук. А она была произведена в количестве 200 штук. Соответственно, всё, что произведено на реальном производстве сверх нормы может быть признано контрафактной продукцией, просто по той причине, что она выпущена сверх разрешённых правообладателем квот. Это теоретически. Поэтому, в принципе в данном случае мы понимаем, что вывозить легально произведённую продукцию вы можете, разрешение правообладателя специально у вас на руках не должно быть, но при этом таможенный орган имеет право проверять и приостанавливать выпуск товара, а соответственно, желательно всё же к правообладателю заранее обращаться, получать у него не разрешение на оборот, а доказательство того, что товар введён в обращение легально. Тогда вы будете чувствовать себя ещё спокойнее.
А.М. А могут они воспользоваться получением информации в реестре объектов интеллектуальной собственности или туда не всё попадает?
М.Ш. Реестром объектов интеллектуальной собственности они могут и даже обязаны пользоваться. В чём очень часто бывает ловушка? Декларант проверяет сведения в ТРОИС, не находит там своего товарного знака, и не найдя его там, считает, что никаких проблем возникнуть не может просто по той причине, что в ТРОИС его нет. Надо понимать, что ТРОИС содержит перечень тех товаров, по которым таможенный орган обязан проводить проверочные мероприятия. А все те товарные знаки, на которые выданы свидетельства, хотя они не включены в ТРОИС, по ним он имеет право, не обязан, но имеет право. Если для товаров, включённых в ТРОИС, срок приостановления выпуска составляет 10 дней и проверочные мероприятия обязательны, то для товаров, которые не включены в ТРОИС, и на которые имеются свидетельства на товарные знаки, по ним срок приостановления выпуска составляет 7 дней. От этого не намного лучше. Дело превращается в рулетку - станут вас проверять или не станут. Возможности таможенных органов небезграничны - времени мало, товаров много. Тем не менее для вас всё может закончится плохо, если ваш товар всё-таки начнут проверять. Контроль может быть произведён и после выпуска товара. Имеет смысл при наличии товарного знака, какой-то наклейки, этикетки, или ваш товар по форме имитирует товарный знак, всё же желательно обращаться в ФИПС, как в первоисточник, либо к патентному поверенному, находить информацию и связываться непосредственно с лицом, указанным в качестве правообладателя в свидетельстве на товарный знак.
А.М. Такой интересный вопрос. Это мы говорили сейчас про экспорт. Вывезти введённый в оборот товар в принципе можно, потому что товаром утрачен правообладатель. А вот ввезти введённый в оборот товар, который находился в обороте в другой стране. Тут таможня же требует разрешение правообладателя, даже если товар находился в эксплуатации много лет.
М.Ш. Наблюдая за практикой в течение многих лет по статье 14.10 можно разделить на два момента проблемы, связанные с перемещением товара с товарным знаком. Если мы говорим о статье 14.10, то в своё время, насколько я помню, по автомобилю было большое знаменитое судебное дело, где ввозился легально произведённый автомобиль, но без разрешения правообладателя. Никто не спорит с тем, что это легальная машина, ввезённая совершенно законно. Просто отсутствовало разрешение. И суд тогда пришёл к выводу несколько лет назад о том, что, если товар произведён легально сам по себе с разрешения производителя - правообладателя, то 14.10 - статья за незаконное использование товарного знака не применяется с конфискацией и т.д. Но, если вы перемещаете товар, который ранее не вводился в оборот на территории ЕАЭС, вы его ввозите, и у вас нет разрешения правообладателя, то правообладатель имеет право обратиться к вам с имущественным иском в рамках гражданского производства. Т.е. таможня здесь не принимает участия, и взыскать с вас ущерб, связанный с тем, что вы ввозите без его разрешения товар, имеющий товарный знак. Таможня запретить вам ввоз этого товара не может при условии, что он легально произведён, но, тем не менее, у вас возникнут проблемы от иска от правообладателя. Недавно было несколько судебных решений, где правообладатели обращались в суд, требовали взыскать с лица, ввезшего без разрешения параллельного импортёра, так называемого, применить к нему определённые санкции. При этом привлекали таможню в качестве третьего лица, которое было обязано отказать импортёру в выпуске товаров в качестве обеспечительной меры. Эти суды приходили к выводу, что по требованию правообладателя к параллельному импортёру тот может требовать от таможни в качестве обеспечительных мер отказывать лицу, которое ввезло товар, в выпуске товара. При этом дела по статье 14.10 за нарушение прав на товарный знак не возбуждалось, потому что это разные вещи - перемещение контрафактной продукции, т.е. нелегально изготовленной, и параллельный импорт - перемещение легально произведённой продукции без разрешения правообладателя.
Причём нужно отметить такой интересный момент, посвящённый статье 14.10. Очень часто возникают случаи, что на территорию России ввозится товар, на который нанесён некий товарный знак, на который есть правообладатель. Он туда нанесён без разрешения правообладателя, и когда таможня приостанавливает выпуск этого товара, увидев, что на нём есть товарный знак, а разрешения нет, импортёр идёт к правообладателю, просит того дать разрешение на ввоз этой продукции. Правообладатель, либо за деньги, либо, не видя проблем со стороны ввоза этого товара, такое разрешение даёт. Он даёт это разрешение датой после ввоза, после декларирования товара таможенными органами. Такие разрешения, выданные после ввоза, рассматриваются таможенными органами, как документ, который не оказывает влияние на квалификацию правонарушения по статье 14.10. Логика таможенного органа и судов сводится к тому, что на момент ввоза этого товара, разрешение у импортёра на размещение этого товарного знака, не только у импортёра, но и у изготовителя, отсутствовало. А соответственно, если этот товар был произведён без разрешения правообладателя, ещё тогда, когда он был ввезён и задекларирован, то это образует состав административного правонарушения по статье 14.10. Этот товар подлежит конфискации, а на импортёра накладывается штраф. Если такая ситуация случилась, вы должны понимать, если вы ввезли товар без разрешения правообладателя и получили его потом, это ни в коей мере не спасает вас от привлечения к административной ответственности.
Основной вопрос: обязательно ли получать согласие правообладателя товарного знака при импорте в Россию оригинального товара, приобретенного за рубежом? Решение: да, такое согласие нужно. Иначе компанию могут привлечь к гражданско-правовой и административной ответственности. Последней можно избежать благодаря позиции ВАС РФ.
Владислав Старженецкий, к. ю. н., начальник Управления международного права ВАС РФ
По общему правилу товар, который введен в хозяйственный оборот правообладателем товарного знака, размещенного на нем, или с его согласия, может свободно обращаться на рынке и являться предметом различных сделок. Например, при продаже машины, приобретенной до этого у официального дилера в России, можно упоминать товарный знак в объявлении о продаже другой рекламной продукции. Никакого специального разрешения от владельца товарного знака для этого не потребуется. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда товар ввозится в Россию из-за рубежа. Так, ввоз приобретенного за рубежом товара без согласия правообладателя товарного знака нарушает его права. А значит, правообладатель может предъявить компании иск о незаконном использовании товарного знака и потребовать возмещения причиненных убытков или компенсацию. Судебная практика подтверждает, что на вопрос о гражданской ответственности ответ будет утвердительным: компания рискует, импортируя товар без согласия правообладателя. Кроме того, законодательством предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Некоторое время назад получила широкое распространение практика привлечения компаний-импортеров к ответственности по этой статье: с взиманием штрафов и конфискацией товаров на границе. Однако ситуацию спасла позиция Высшего арбитражного суда по одному из дел, в котором он достаточно четко указал, что административную ответственность влечет не любое нарушение права на товарный знак, а лишь связанное с оборотом контрафактных товаров.
Национальный принцип исчерпания прав жестко ограничивает возможности импорта
Существуют три подхода к решению вопроса о том, может ли импортируемый товар, имеющий маркировку (размещенный на нем товарный знак), свободно обращаться на территории другого государства. Эти три подхода представляют собой три принципа исчерпания прав: международный, региональный и национальный.
Nota bene! Если правообладатель или другое лицо с его согласия вводит в гражданский оборот оригинальный товар в стране отправителя (откуда ввозится товар), это не влечет исчерпания исключительного права в отношении такого товара. Именно поэтому аргумент о том, что товар не является контрафактным, не поможет ответчику избежать ответственности (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16.03.11 по делу № А43-2415/2010).Международный принцип исчерпания прав. Это самый либеральный подход, согласно которому любой товар, купленный за рубежом легально и который не является подделкой, может потом вращаться совершенно свободно: его не запрещено ввозить в другие страны. На территорию таких стран можно свободно ввозить любые товары, легально произведенные в других странах. Примером такой страны является Япония.
Региональный принцип исчерпания прав. Этот подход не настолько либерален, как предыдущий, – он рассчитан только на определенный регион. Считается, что права исчерпаны, только если товар выпущен в свободный оборот в рамках какого-то конкретного региона. Самым ярким примером реализации этого принципа является Европейский союз. Если товар выпущен в одной из стран Евросоюза, в рамках этого региона он обращается свободно. Другими словами, на ввоз этого товара в страну, которая является членом Евросоюза, просить отдельных разрешений у правообладателя не нужно.
Национальный принцип исчерпания прав. Самый консервативный принцип, согласно которому право на импорт имеет приоритет над исчерпанием права. Правообладатель товарного знака может запрещать всем импортировать даже легально купленные в других странах товары. Он контролирует национальный рынок настолько жестко, что законодатель отдает ему приоритет в этих вопросах. Российский законодатель придерживается именно этой концепции. Это означает, что при импорте товара может возникнуть вопрос о наличии разрешения на его ввоз на территорию России.
ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).
Компания обязана проверять наличие правовой охраны при импорте
Компания в любом случае несет ответственность при ввозе товара без разрешения правообладателя товарного знака.
Если компания не знала, что маркировка товара, который она ввозит на территорию Российской Федерации, зарегистрирована в качестве товарного знака в другом государстве, это не может являться основанием для освобождения ее от административной ответственности по требованию правообладателя по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях. Презюмируется, что компания, которая ввозит и декларирует товар, должна была проверить легальность размещения товарного знака и согласие правообладателя на это и несет все риски на случай, если она не осуществила такой проверки. Поэтому компания должна самостоятельно проверять, предоставляется ли нанесенному на продукцию товарному знаку правовая охрана в России (п. 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.07 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.05.12 по делу № А51-16706/2011).
Это не мешает правообладателю товарного знака остановить импорт путем предъявления гражданских исков и взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака (ст. 1487 ГК РФ). Но на практике проконтролировать каждый случай такого ввоза довольно сложно. Поэтому правообладатели в основном ведут борьбу с крупными импортерами.Привлечение компании к административной ответственности возможно только, когда речь идет не об исчерпании прав, а о контрафактной продукции. Ввоз в Россию товара, не содержащего незаконного воспроизведения товарного знака, не является правонарушением. Под незаконным воспроизведением понимается нанесение товарного знака без согласия правообладателя. То есть за ввоз оригинальных товаров, произведенных легально, компанию нельзя привлечь к ответственности, даже если на их импорт согласие не получено. Несмотря на то что в этом постановлении ВАС РФ не сделано оговорки о том, что оно является прецедентным, некоторые нижестоящие суды прямо ссылаются на него при рассмотрении аналогичных дел (постановления ФАС Дальневосточного округа от 29.07.10 по делу № А59-346/2010 , Московского округа от 04.06.09 по делу № А41-23033/08), другие – принимают во внимание логику высшего суда без ссылки на конкретное постановление (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.06.09 по делу № А19-1768/09).
Сам Высший арбитражный суд неоднократно подтверждал собственную позицию о том, что административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях может быть наложена на компанию только в случае, если предмет правонарушения содержит его незаконное воспроизведение (постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Мадрих - Юридическая компанияЕсли на индивидуальное обозначение оформлено свидетельство, законодательством Российской Федерации запрещено его самовольное использование сторонними лицами для получения выгоды. Чтобы иметь возможность маркировать им свои товары, необходимо получить разрешение на использование товарного знака от собственника.
Оно в обязательном порядке оформляется документально, в виде договора. Тип заключаемого соглашения выбирается, исходя из условий конкретной сделки. Чтобы верно определить его, необходима помощь опытного юриста. Он не только составит документ в полном соответствии нормативным актам, но и подскажет, как пройти процедуру его регистрации.
Как оформляется согласие правообладателя на использование товарного знака
Торговая марка, логотип и любое другое индивидуальное обозначение продукта являются предметом интеллектуальной собственности. По этой причине владелец их может продать или передать в пользование. В главе 76 Гражданского Кодекса РФ рассмотрены обе ситуации, при которых права на маркировку переходят от одного лица к другому:
На постоянной основе
Когда собственник отказывается от обозначения и передает его в постоянное владение другой организации или частному предпринимателю согласно статье 1488 ГК РФ. Отчуждение торгового знака касается всего перечня товаров, для маркировки которых он зарегистрирован, или их части. Во втором варианте передача прав будет считаться частичной.
В обоих случаях между ним и приобретателем права должен заключаться договор, в котором прописываются условия сделки. Она не может быть безвозмездной, но ее стоимость разрешается не указывать в основном контракте, а размещать в дополнительном соглашении к нему.
Важно! Еще одно важное условие: передача прав новому владельцу не будет одобрена, если такая сделка повлечет за собой обман покупателей в части происхождения продукта, его потребительских свойств и качества.
Во временное пользование
Для этого собственник индивидуального обозначения и другое лицо заключают лицензионное соглашение (статья 1489 ГКРФ), по которому дается разрешение на использование торгового знака в определенный период. Он может быть любой протяженности, но в договоре обязательно должен присутствовать список товаров, на которых будет проставляться это обозначение.
Передача владения торговым знаком может быть оформлена лицензионным соглашением как исключительная. В таком случае владелец марки не имеет права заключать подобные контракты с другими организациями, индивидуальными предпринимателями. Если этого условия нет, то собственнику торгового знака разрешается оформлять договора лицензии с неограниченным кругом лиц.
Передача права на индивидуальное обозначение влечет за собой консолидированный контроль за качеством продуктов, которые им маркируются. Это необходимая мера, ведь и собственник и правоприобретатель в одинаково отвечают за ухудшение потребительских свойств товара.
Важно! Контракт, согласно которому отчуждаются права на маркировку, и лицензионное соглашение в обязательном порядке должны пройти регистрацию в Роспатенте. Если этого не сделать, то документы не будут иметь юридической силы, о чем сказано в статье 1490 ГК РФ.
Что грозит за использование логотипа компании без разрешения
Когда на товаре размещается торговая марка, часто именуемая логотипом, без разрешения правообладателя на нее, то этот продукт попадает под понятие «контрафактный», о чем сказано в статье 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Он подлежит изъятию из оборота по настоянию владельца торгового знака. Исключение составляют те ситуации, когда товар имеет особое значение в жизни общества, и его отсутствие в продаже негативно отразится на потребителях. Но и в этом случае незаконно нанесенная маркировка должна быть удалена за счет лица, нарушившего правовые нормы.
Важно! Закон предоставляет право обманутому собственнику потребовать от мошенников возместить убытки, нанесенные неправомочным использованием индивидуального обозначения.
Если доказать точную сумму ущерба невозможно, то вместо этого пострадавший может получить от нарушителей денежную компенсацию в двойном размере стоимости незаконно маркированных продуктов или цены использования товарного знака. Когда и здесь возникают проблемы, то правообладателю разрешается потребовать компенсации в размере, определенном судом. Он варьируется от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.
Во время возникновения разногласий по вопросу законности применения торгового знака, обеим сторонам конфликта может пригодиться помощь квалифицированного юриста. Он разберется в создавшейся ситуации, даст рекомендации по выходу из нее, составит необходимые документы. Это обеспечит справедливое разрешение проблемы.
ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.
Согласно нормам ГК РФ разрешение правообладателя на использование произведений науки, литературы и искусства может быть оформлено в виде лицензионного договора, в том числе открытой лицензии. Использование произведений науки, литературы и искусства не предполагает встречного имущественного предоставления со стороны лица, их использующего. Разрешение правообладателя предполагает неоднократное использование указанного в нем произведения.
Возможно ли оформление разрешения на безвозмездное использование в виде письма (письменного разрешения), выданного конкретному субъекту, с указанием способа и других условий использования?
Произведения литературы, науки и искусства являются объектами авторских прав, к которым относится, в частности, исключительное право, признаваемое и охраняемое в соответствии с правилами части четвертой РФ ( , ГК РФ).
Согласно ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.
ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность, если РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Та же норма устанавливает, что лица, не являющиеся правообладателями, не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных РФ. Использование без согласия правообладателя принадлежащей ему интеллектуальной собственности (в том числе использование способами, предусмотренными РФ) влечет гражданско-правовую ответственность, за исключением случаев, когда такое использование возможно без согласия правообладателя.
Правила о распоряжении исключительным правом содержатся в ГК РФ. В соответствии с п. 1 этой статьи правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Причем лицензионным договором считается любой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме. Исключение составляет договор, который заключается в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект ( ГК РФ).
По лицензионному договору о предоставлении права использования произведения одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах ( ГК РФ). По смыслу , ГК РФ пределы осуществления права использования произведения предполагают согласование сторонами конкретных способов использования лицензиатом этого результата интеллектуальной деятельности.
Из вышеизложенного следует, что законодательство не ограничивает способы использования правообладателем интеллектуальной собственности, равно как и способы распоряжения ею. Возможность такого использования, в том числе распоряжения, ограничивается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. По смыслу , ГК РФ заключение лицензионного договора не является единственной формой выражения согласия правообладателя на использование другим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение (выражать согласие) на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другим лицом путем направления этому лицу письма, содержащего такое разрешение (согласие). По нашему мнению, наличие разрешения правообладателя, в том числе выраженное в письме, само по себе подтверждает правомерность использования интеллектуальной собственности. Этот вывод можно подтвердить и правоприменительной практикой (обнаруженные нами примеры, в основном, касаются использования товарного знака, однако в силу общности правового регулирования отношений по использованию интеллектуальной собственности изложенные в судебных актах выводы могут быть применимы и в ситуации, аналогичной рассматриваемой нами). Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в от 30.08.2010 N 17АП-7699/10 указал, что распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака. Суд также отметил, что законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного договора. К схожим выводам пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в от 24.08.2012 N 13АП-13026/12. Арбитражный суд г. Москвы в решении от 10.04.2014 по делу N А40-106446/2012 признал правомерным использование товарного знака в отсутствие лицензионного соглашения на основании уведомления правообладателя.
Вместе с тем следует отметить, что вид договора, которым стороны оформляют возникающие между ними правоотношения, должен соответствовать характеру этих правоотношений. Если между участниками гражданского оборота возникают правоотношения, которые соответствуют правовой природе лицензионного договора, к ним должны применяться правила РФ о лицензионном договоре. Согласие (разрешение) правообладателя на использование тем или иным лицом принадлежащей данному правообладателю интеллектуальной собственности по существу означает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поскольку речь идет о выражении волеизъявления на использование другим лицом интеллектуальной собственности тем или иным способом. Иным способом распоряжения исключительным правом, допускаемым исходя из ГК РФ, может быть, например, передача исключительного права в залог ( ГК РФ). Однако предоставление права использования интеллектуальной собственности, в том числе произведения литературы, науки или искусства, соответствует предмету лицензионного договора ( , ГК РФ), поэтому, с нашей точки зрения, оно должно оформляться именно путем заключения лицензионного договора.
Косвенное подтверждение тому можно обнаружить и в судебной практике. Так, ФАС Северо-Западного округа в от 11.07.2012 N Ф07-130/12 указал, что одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора не может расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак на возмездной либо безвозмездной основе. По существу к аналогичному выводу пришел Второй арбитражный апелляционный суд в от 24.02.2010 N 02АП-6636/2009.
Правила РФ не предусматривают, что лицензионный договор может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, к способу заключения такого договора применяются общие правила , ГК РФ, которые допускают заключение гражданско-правового договора в том числе путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Кроме того, письменная форма договора (по общему правилу обязательная для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в силу , ГК РФ), как правило, считается соблюденной, если лицо, получившее письменное предложение заключить договор (оферту), в срок, установленный для акцепта (ответа о принятии оферты), совершило действия по выполнению указанных в этой оферте условий договора ( , ГК РФ).
Отсюда следует, что, если письмо правообладателя (либо лицензиата, получившего соответствующее согласие от правообладателя) содержит все существенные условия лицензионного договора ( ГК РФ), о заключении лицензионного (сублицензионного) договора может свидетельствовать совершение некоммерческой организацией действий по выполнению условий, указанных в этом письме. Заметим, что судебная практика не отрицает (а в некоторых случаях и прямо подтверждает) возможность заключения лицензионного договора путем совершения лицензиатом действий, свидетельствующих об акцепте условий оферты правообладателя (смотрите ФАС Западно-Сибирского округа от 01.09.2011 N Ф04-4684/11, ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 N , Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 N 09АП-21463/14, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2013 N 11АП-2129/13, решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2016 по делу N А56-2773/2016).
Вместе с тем подчеркнем, что в спорной ситуации вопрос о том, является ли лицензионный договор заключенным, соблюдена ли письменная форма договора, требуемая для договоров данного вида, будет предметом судебной оценки. Несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет его недействительность ( ГК РФ). Хотя при таких обстоятельствах правообладатель, давший согласие на использование произведения, на наш взгляд, не вправе будет предъявлять требования, вытекающие из нарушения его интеллектуальных прав ( , ГК РФ, смотрите в связи с этим Московского городского суда от 26.03.2014 N 33-9594/14), он не лишен будет права потребовать применения последствий недействительности сделки ( ГК РФ), в том числе возмещения стоимости использования интеллектуальной собственности. Поэтому способом, позволяющим избежать споров о соблюдении требования о письменной форме лицензионного договора, как нам представляется, является заключение такого договора путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Обратим внимание, что законодательство по общему правилу запрещает безвозмездно предоставлять право использования интеллектуальной собственности только в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии ( ГК РФ).
Отметим также, что лицензиат не является правообладателем и в силу этого не вправе предоставлять другим лицам право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации иначе, как на основании сублицензионного договора ( , ГК РФ).
К сведению:
Обращаем Ваше внимание на то, что к ситуации, изложенной в вопросе, неприменимы положения ГК РФ о предоставлении права безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока, а также положения ГК РФ об открытой лицензии, поскольку приведенные нормы касаются тех ситуаций, когда право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется неограниченному кругу лиц. В рассматриваемом же случае право использования произведения литературы, науки или искусства будет предоставляться лишь одному определенному лицу.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
Вопрос:
Петрозаводским государственным университетом была издана книга под редакцией преподавателя ПетрГУ. Наша организация хочет разместить материалы этой книги в базах данных Законодательство Республики Карелия. Сейчас ведутся переговоры с автором книги. Какие согласования и разрешения мы должны получить, чтобы опубликовать эту книгу в базе данных? Каким образом оформляется разрешение автора на опубликование его трудов, нужно ли получать разрешения и согласования издателя?
Ответ:
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, произведения науки, литературы и искусства.
Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:
— воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения;
— распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.
Исходя из пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
На основании пункта 1 статьи 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.
Таким образом, часть 4 ГК РФ предусматривает порядок, по которому как издание книги, так и ее размещение в базе данных, возможно только на основании лицензионного договора с правообладателем.
Имеет значение, чтобы у лица, передающего соответствующие права использования произведения, имелись полномочия на это.
Следовательно, для того чтобы опубликовать эту книгу в базе данных, необходимо заключить лицензионный договор с ее правообладателем. Вероятно, им в данном случае является автор. Для того чтобы точно убедиться в этом (поскольку существует возможность того, что права на книгу переданы ПетрГУ), следует направить запрос в ПетрГУ о возможности предоставления данным учебным учреждением лицензии на воспроизведение рассматриваемого произведения в базе данных организации. Если ПетрГУ обладает такой возможностью (и это подтверждено копией соответствующего договора с автором), следует заключить лицензионный договор именно с учебным учреждением. В таком случае никакого дополнительного согласования с автором не требуется. Если ПетрГУ не обладает возможностью представить организации лицензию на воспроизведение рассматриваемого произведения в базе данных, лицензионный договор следует заключить с тем лицом, которое такой возможностью обладает, вероятно, с самим автором. В таком случае никакого дополнительного согласования с издателем не требуется.
