Справка об использовании товарного знака. Изготовителю продукции с нанесением товарного знака правообладателя безопаснее заключать договор подряда. Может быть подано заинтересованным лицом

При осуществлении сотрудничества между компанией, являющейся правообладателем товарного знака, и компанией, осуществляющей производство товаров, маркированных данным товарным знаком, в случаях, когда производитель не предполагает дальнейшее введение товара в гражданский оборот, а напротив, произведенный товар в полном объеме возвращается Правообладателю для дальнейшей реализации, нередко возникает вопрос о необходимости заключения лицензионного договора. В большинстве случаев такой договор заключается, однако бывает, когда Правообладатель, уклоняется от заключения лицензионного договора, мотивируя свой отказ законодательной возможностью использования товарного знака «под контролем правообладателя».

Указанная возможность, предусмотренная п. 2. ст. 1486 ГК РФ, дает право иной компании использовать товарный знак по воле Правообладателя без заключения лицензионного договора.

Разъяснения по использованию товарного знака под контролем правообладателя содержатся в Справке, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 № СП-23/21: « По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.»

Однако данный вопрос имеет различного рода аспекты при формировании корректной правовой схемы сотрудничества сторон.

Согласно сложившейся практике, Правообладатели товарных знаков зачастую не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар, и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед Правообладателем встает вопрос о юридически верном оформлении отношений с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Также, возможны опасения по поводу дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно.

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения Правообладателя.

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак - путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Однако, по сути эти соглашения также будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов, ГК РФ предусматривает еще один, способ использования товарного знака - под контролем Правообладателя. Появление в законе формулировки «использование товарного знака под контролем правообладателя» было вызвано сложившейся практикой, однако данное понятие в абсолютном большинстве случаев применяется для доказывании использования товарного знака при угрозе прекращения правовой охраны.

Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, предоставление права использования по которому, подлежит государственной регистрации. Отсутствие регистрации предоставления права по лицензионному договору имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Налоговые последствия, в основном, связаны с необходимостью включения платежей по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль.

Необходимость лицензионного договора зависит от модели отношений Правообладателя и компании – изготовителя, однако изготовителю необходимо обоснование возникновения права нанесения на продукцию товарного знака. И, несмотря на то, что изготовитель не предполагает дальнейшее введение продукции в гражданский оборот, обоснование права использования товарного знака необходимо. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны Правообладателя и потребителей.

Как указывалось выше, договор, по которому осуществляется взаимодействие сторон, может быть договором поставки, подряда и т.д., однако, если согласно его положениям, Правообладатель предоставляет право использования товарным знаком, то в этой части он будет являться лицензионным договором и предоставление права по нему необходимо регистрировать.

Помимо прочего, необходимо отметить, что важным элементом договора, являющегося лицензионным, является наличие положений, посвященных контролю Правообладателя качества выпускаемой Производителем продукции.

Контроль качества – важное и необходимое условие лицензионного договора: Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак Правообладателя. Требования к качеству товаров устанавливает Правообладатель, он же вправе контролировать соблюдение этого условия. При этом, по требованиям к Лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Резюмируя вышесказанное, подтверждаем, что лицензионные договоры - не единственный вид договоров, на основе которых товарные знаки могут использоваться с разрешения их владельца. Это могут быть договора комиссии, поставки, подряда, а также договора смешанного вида.
Однако, использование других, нежели, лицензионные, договоров, не избавляет от необходимости их государственной регистрации Роспатентом.

П.1ст.1490 ГК РФ, регулирует форму договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Согласно этой норме: "...лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме."

Согласно п. 2. ст. 1232 ГК РФ «В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

Таким образом, предоставление права использования по любому виду договоров из представленных выше, которые содержат в себе элементы лицензионного договора, предполагают государственную регистрацию.

Основываясь на вышеизложенных доводах, в целях предания определенности договорной схеме сотрудничества и минимизации возможных рисков при ее осуществлении для Правообладателя и Производителя, можно рекомендовать осуществление деятельности в рамках лицензионного договора, предоставляющего право использования товарного знака, с осуществлением дальнейшей регистрации предоставления права по договору в Федеральном институте промышленной собственности.

3.2. Лицензиар вправе:

• без уведомления Лицензиата осуществлять контроль за выполнением Требований к качеству путем: проведения плановых проверок, проверки «тайный покупатель», внезапных проверок, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц;
• требовать от Лицензиата соблюдения требований стандартов по оформлению отдела и стандартов обслуживания покупателей;
• в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Лицензиата не меньше чем за до предполагаемой даты расторжения Договора;
• расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
• после уведомления Лицензиата о расторжении настоящего Договора, Лицензиар вправе заключать аналогичные договора с другими компаниями.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 4.1.

Использование товарного знака, договор

Все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего договора, оплачивает Лицензиар. 3.2. Лицензиат обязан уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 3.3. Лицензиат обязуется производить ежегодные платежи в течение всего срока действия настоящего договора, перечисляя их на расчетный счет Лицензиара.

Внимание

Ответственность сторон 4.1. Если Лицензиат проставляет знак на товаре, качество которого не соответствует требованиям договора, то он обязан принимать меры к восстановлению указанного в договоре качества товара. При этом Лицензиар оказывает ему необходимое содействие. 4.2. Лицензиату предоставляется десять рабочих дней для восстановления качества товара.

Обратный звонок

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. При этом законодатель не установил закрытого перечня средств доказывания использования товарного знака правообладателем. Материалами дела подтверждается, что суд первой инстанции при оценке доказательств реального использования спорного товарного знака установил совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением.

Лицензионный договор об использовании товарного знака

Как работает? Регистрация вашего товарного знака или торговой марки Экспресс-проверка вашего товарного знака БЕСПЛАТНО за один час! Пример отчета экспресс-проверки товарного знака Использование товарного знака Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014). 4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013). 5.
Согласно сложившейся практике, Правообладатели товарных знаков зачастую не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар, и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед Правообладателем встает вопрос о юридически верном оформлении отношений с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Также, возможны опасения по поводу дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно.
Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения Правообладателя. Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании.

Договор использования товарного знака под контролем правообладателя

Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013). 6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).
Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014). 4.В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013). 5.

Договор об использовании товарного знака под контролем правообладателя

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013). При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака. 2.

Соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Срок действия Договора не ограничен, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора, то настоящий Договор автоматически пролонгируется. 9.2. Лицензиар в случаях, предусмотренных настоящим Договором, имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления Лицензиату. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны. 10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами. 10.4.

17.07.2012 Арбитражная практика № 6

Анна Лаврухина
адвокат Адвокатской Палаты

Лаврухина Анна Владиславовна , старший юрист юридической компании "ПРИОРИТЕТ"

Правообладатели товарных знаков часто не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед правообладателем встает вопрос: как оформить отношения с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Изготовители же опасаются дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно. Да и проблемы с налоговым учетом расходов, возникающих при исполнении обязательств перед правообладателем, им тоже ни к чему.

Использование товарного знака возможно и без лицензионного договора

Вначале определим, что же законодатель и судебная практика понимают под использованием товарного знака, и какими способами такое право может быть передано.

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения правообладателя.

ЦИТАТА. "Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) <…>. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак" (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак - путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Хотя, конечно, по сути эти соглашения будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов, ГК РФ предусматривает еще один, третий, способ использования товарного знака - под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). Появление в законе формулировки «использование товарного знака под контролем правообладателя» было вызвано сложившейся практикой. В этом случае субъектом осуществления исключительного права остается правообладатель, но фактическое размещение товарного знака осуществляется другим лицом.

Примеры из практики

ПРАКТИКА. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, посчитав, что спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака; а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции по таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю "другим лицом", использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Как видно из приведенного примера, товарный знак может и не быть непосредственным предметом лицензионного или сублицензионного договоров. Ключевое значение при установлении факта использования товарного знака будет предусмотренное соглашениями право правообладателя контролировать производство товара, а также необходимость получения его согласия для нанесения товарного знака изготовителем на товар.

Как видно, товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Особенно важно понимать, что в этом случае такое использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак.

Регистрация лицензионного договора не влияет на налогообложение связанных с ним расходов
Итак, использование товарного знака под контролем правообладателя не является, по сути, осуществлением исключительного права на товарный знак. Поэтому для такого использование не нужно заключать лицензионные договоры и другие соглашения об использовании товарного знака, предметом которых является именно осуществление исключительного права.

Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, подлежащего государственной регистрации. При этом отсутствие государственной регистрации такого договора влечет его ничтожность (ст.ст. 165, 1235 ГК РФ, п.50 Постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ").

Отсутствие регистрации лицензионного договора имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Так, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все исполненное по сделке (ст.167 ГК РФ).

Налоговые последствия в основном связаны с вопросом: возможно ли включать оплаты по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль. По этому поводу в сложившейся практике существует целых три подхода: до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы нельзя (Письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.09.2002г. №26-12/45796); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно, при условии наличия условия о распространении договора на прошлые периоды в порядке пункта 2 статьи 425 ГК РФ (Письмо Министерства финансов РФ от 04.04.2011г. №03-03-06/4/28); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно в любом случае при наличии полного комплекта подтверждающих документов, так как налоговый кодекс не связывает наличие или отсутствие регистрации договора с правом налогоплательщика на применение вычета по налогу на прибыль, а факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. И если понесенные расходы подтверждены надлежащим образом, суды признают их учет правомерным.

ПРАКТИКА . Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегистрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, указав, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

Аналогичные выводы встречаются и в других судебных актах (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А54-999/2011, постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2007 по делу № Ф09-4997/07-С3). Несмотря на очевидные плюсы такого подхода с точки зрения налогоплательщика, не вполне понятно, почему суды не учитывают ничтожность подобных договоров в силу прямого указания на это закона.

Необходимость лицензионного договора зависит от модели отношений изготовителя и правообладателя
Далеко не всегда правообладатели, которые для производства продукции обращаются к изготовителям, намерены заключать с последними лицензионные договоры. Однако право изготовителя наносить на продукцию товарный знак, принадлежащий правообладателю, все равно необходимо каким-либо образом зафиксировать. Кроме того, в зависимости от вида заключенного с правообладателем договора сами изготовители могут нести дополнительные риски. Существует два варианта оформления отношений между правообладателем и изготовителем.

Изготовление продукции по договору подряда. Правообладатель и изготовитель могут заключить договор подряда на изготовление продукции. В этом случае заключение лицензионных договоров не требуется, так как размещение товарного знака изготовителем осуществляется не на своих товарах, а по заказу правообладателя на его же товарах. Ведь результат работ принадлежит изначально заказчику. Субъектом осуществления исключительного права на товарный знак остается правообладатель. В случае же необходимости подтверждения факта использования товарного знака правообладатель как раз может представить в контролирующие органы или суд договоры подряда и документы, подтверждающие их исполнение.

Интересно, что когда речь идет о привлечении подрядчика-гражданина, который, например, обязан наклеивать этикетки с товарным знаком на продукцию, ни у кого не возникает сомнений, что с таким лицом лицензионный договор заключать не нужно. Но если в качестве подрядчика выступает компания, то некоторые правоприменители резко меняют точку зрения и полагают, что лицензионный договор все-таки необходимо заключать. Хотя, по сути (с точки зрения использования товарного знака), ничего не меняется.

Для изготовителя товара договор подряда является выгодным вариантом оформления отношений с правообладателем. Поскольку в случае, если заказчик окажется ненадлежащим правообладателем и право на использование товарного знака у него отсутствует, то ответственность за незаконное использование товарного знака полностью ляжет на такого заказчика (ст. 14.10 КоАП РФ). К тому же договор подряда защитит изготовителя продукции от претензий настоящего правообладателя.

ПРИМЕР. Общество-правообладатель товарного знака обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в реализации продукции с незаконным использованием на ней товарного знака. В рамках рассмотрения дела было установлено, что на производимых компанией мясных консервах использовались этикетки, дизайн которых являлся сходным до степени смешения с принадлежащими правообладателю товарными знаками. Производитель продукции поставлял ее заказчику в рамках заключенного между ними договора подряда. По условиям договора производитель не мог вносить изменения в дизайн указанных этикеток, а изготавливаемая им продукция, на которой данные этикетки размещались, являлись собственностью заказчика, который осуществлял последующую реализацию продукции. Следовательно, именно заказчик был признан нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции (решение ФАС России №АК/11922 от 22.04.2010 по делу №1 14/222-09 от 22.04.2010; http://www.fas.gov.ru/ solutions/solutions_30970.html).

Несмотря на то, что изготовитель не является субъектом использования права на товарный знак, ему все же стоит запрашивать информацию от заказчика о том, на каком основании он использует товарный знак. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны правообладателя.

Изготовление продукции по договору поставки. Вторым распространенным способом оформления отношений между правообладателем и изготовителем товара является заключение договора поставки. В данном случае правообладатель выступает в качестве покупателя, а изготовитель - в качестве поставщика.

В этом случае заключение лицензионного договора является обязательным, поскольку изготовитель наносит товарный знак на свой товар (делает для себя в целях будущей продажи), а потом уже продает его с нанесенным на нем или на его этикетке товарным знаком покупателю-правообладателю. При такой модели взаимоотношений именно производитель является субъектом осуществления исключительного права на товарный знак.

ПРАКТИКА. Общество заключило с правообладателями лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарных знаков. Они наносились на продукцию заводом-изготовителем, который в качестве продавца поставлял продукцию обществу (покупателю). С заводом общество также заключило сублицензионный договор.

По итогам камеральной проверки налоговый орган признал неправомерным учет обществом расходов в виде лицензионных отчислений, которые оно уплачивало в пользу правообладателей. Компания обжаловала решение инспекции в суд, который встал на сторону заявителя.

Суд указал, что несение обществом расходов по лицензионным договорам направлено на получение в последующем дохода от реализации продукции, маркированной товарными знаками. Инспекция неправомерно разграничивала доходы, полученные обществом в виде сублицензионных платежей, и доходы, полученные от реализации лицензионной продукции (постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 № 15093/10).

В рассмотренном случае покупатель поступил правильно, заключив с изготовителем продукции сублицензионный договор. К сожалению, на практике далеко не все правообладатели (лицензиаты), которые оформляют отношения с изготовителями договором поставки, заключают еще и лицензионные (сублицензионные) договоры.

В результате сторонам приходится доказывать, что отношения между правообладателем и заказчиком на самом деле носили характер не купли-продажи, а производства продукции по заказу правообладателя. Чаще всего вопросы к хозяйствующим субъектам в этом случае возникают у налоговых органов, которые считают экономически нецелесообразными расходы лицензиатов и указывают, что лицензионный договор должен был быть заключен правообладателем с заводом-изготовителем. Правда, в зависимости от обстоятельств конкретного дела подобный спор может выиграть и налогоплательщик.

ПРАКТИКА. По итогам выездной налоговой проверки инспекция сняла расходы общества по лицензионным договорам как необоснованные. По мнению налогового органа, общество не использовало товарный знак, право на который приобрело, поскольку само не производило и не вводило в гражданский оборот продукцию с его нанесением. Такую продукцию оно приобретало у производителя по договору поставки. Поэтому инспекция посчитала, что лицензионный договор с правообладателем должен был заключить производитель-поставщик, фактически использовавший товарный знак.

Но суды решили, что отношения между обществом и производителем нельзя расценивать исключительно как отношения покупателя и поставщика. Общество контролировало качество изготавливаемого товара с товарным знаком на всех стадиях производства (выполняло обязанности, предусмотренные лицензионным договором). А производитель-поставщик не мог вводить в оборот продукцию с нанесенным товарным знаком, поскольку не имел права его использовать (определение ВАС РФ от 05.03.2010 № ВАС-1848/10).

Судебная практика по данной категории дел неоднородна. Например, в другом споре суды первой, апелляционной и кассационной инстанции пришли к выводу, противоположному указанному выше. Они посчитали, что именно производитель-поставщик вводил продукцию в гражданский оборот, так как передавал продукцию по договору поставки заказчику, и, соответственно, он же должен был уплачивать лицензионные платежи. Однако ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и указал, что использующим товарный знак является то лицо, которое его реально использует, в том числе путем введения товара в гражданский оборот, а не исключительно то, которое наносит товарный знак на продукцию. ВАС РФ посчитал, что передаче продукции в полном объеме заказчику не может быть признана введением продукции в гражданский оборот. Кроме того, ВАС РФ указал, что хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают способы достижения ими результата от предпринимательской деятельности, а в полномочия налоговых органов не входит вменения налогоплательщиком доходов, исходя из собственного видения достижения экономического эффекта с меньшими затратами (постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 № 8867/10).

Как видно, стороны могут использовать разные формы сотрудничества при производстве продукции с товарным знаком, от этого будет зависеть, нужно или нет заключать лицензионный договор. Это право сторон гражданского оборота, которые свободны в выборе способов осуществления ими предпринимательской деятельности, если эти способы не нарушают законодательство РФ.

Подрядчик не является изготовителем продукции в отношениях с потребителями

От вида договора, заключенного между правообладателем и изготовителем, зависит не только необходимость заключения лицензионного договора, но и статус изготовителя в отношениях с потребителями.

Так, при заключении правообладателем и изготовителем договора подряда последний не признается изготовителем с точки зрения Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Закон о защите прав потребителей понимает под изготовителем организацию, которые производят товары для реализации потребителям.

В случае изготовления продукции по договору подряда товар вводится в оборот организацией, заказавшей изготовление товара. Она же определяет и его качественные показатели, потребительские свойства. Чаще всего именно эта организация предоставляет те или иные гарантии конечному потребителю товара. По сути, данная организация и является изготовителем товара с точки зрения Закона о защите прав потребителей.

Если товарный знак на произведенную продукцию наносится изготовителем в связи с реализацией им лицензионного договора, изготовителем товара будет не то лицо, чей товарный знак использован для обозначения товара, а лицо, получившее право на использование этого товарного знака на основании лицензионного договора и изготавливающее товар для дальнейшей продажи.

Соглашаясь на сотрудничество с правообладателем-заказчиком, изготовителю следует учитывать изложенную выше особенность.

Изготовление товара подрядчиком не всегда означает использование товарного знака под контролем правообладателя

Как видно из приведенной выше практики, изготовление товара с нанесением на него товарного знака изготовителем широко востребовано. Однако понятие использования товарного знака «под контролем правообладателя», которое зафиксировано в ГК РФ, в законе и судебной практике до сих пор не раскрыто. По этой причине трудно с абсолютной уверенностью назвать те случаи, к которым она применима, и утверждать, что в случае спора суд будет на стороне правоприменителей.

ПРАКТИКА. Общество обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Роспатент прекратил правовую охрану в части, касающейся определенных видов товаров, поскольку между правообладателем и третьим лицом имелись соглашения об использовании товарного знака. Общество оспорило данное решение в суде. Суд указал, что соглашение об использовании прав содержит условие о контроле качества, и должно быть квалифицировано как лицензионное. Но без государственной регистрации оно считается ничтожным и не подтверждает факт использования товарного знака. Деятельность по такому договору нельзя рассматривать в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя. Кроме того, ГК РФ разделяет понятие использования под контролем правообладателя и использования по лицензионному договору. Если лицензионный договор есть, хоть и незарегистрированный, то признать использование товарного знака по нему "под контролем правообладателя" уже нельзя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 № 09АП-23142/2011).

Позицию, которую апелляционный суд занял в приведенном выше примере, нельзя признать абсолютно обоснованной, так как она серьезно ущемляет свободу договора. При этом суд, утверждая, что имеющее место сотрудничество не подпадает под понятие «под контролем правообладателя», не дал толкование указанному понятию. Свою позицию суд обосновал только фактом наличия в соглашении условия о контроле качества. Однако условие о контроле качества может содержаться и в подрядном договоре.

Представляется, что переквалификация договора лишь на основании этого обстоятельства не может быть осуществлена. Но есть надежда, что этот судебный акт будет изменен: в феврале 2012 года кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Хотя это было сделано в связи с необходимостью правильного установления перечня товаров, в отношении которых действует товарный знак.

По моему мнению, производство товара на основании договора подряда в любом случае подпадает под использование товарного знака «под контролем правообладателя». При этом на этикетке товара в качестве производителя/изготовителя необходимо указывать, что товар произведен «по заказу _____ (заказчика)». Не будет нарушением указать «под контролем _____ (заказчика)». Но в связи с тем, что понятие «под контролем» является более широким, чем понятие «по заказу», лучше использовать формулировку «по заказу». Также можно указывать «под контролем и по заказу _____».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРИЗНАЕТСЯ АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Налоговый кодекс РФ относит результаты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки, к амортизируемому имуществу, если они отвечают общим требованиям: могут приносить доход, срок их использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость более 40 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).

Причем исключительное право на товарный знак налогоплательщик вправе учесть в качестве нематериального актива только после получения свидетельства о регистрации такого товарного знака (письмо Минфина России от 25.03.2011 № 03-03-06/2/47). Соответственно, только после этого налогоплательщик вправе относить на расходы амортизационные отчисления по таким объектам. Неисключительные права на товарный знак к амортизируемому имуществу не относятся, поэтому расходы на их приобретение можно списать единовременно.

Порядок признания расходов на исключительное право на товарный знак будет зависеть от вида деятельности налогоплательщика. Если предоставление таких прав является для компании или предпринимателя одним из видов экономической деятельности, то связанные с ним затраты они вправе учитывать в составе расходов, связанных с производством и реализацией. Если это не так, то амортизационные отчисления можно относить на внереализационные расходы (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

То же самое правило установлено в отношении доходов в виде сумм полученного лицензионного платежа. Они отражаются как доходы от реализации, если предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности является одним из видов деятельности организации-лицензиара (п. 1 ст. 249 НК РФ). В ином случае суммы лицензионного платежа входят в состав внереализационных доходов (п. 5 ст. 250 НК РФ).

Ниже представлены выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанная справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 г. № СП-23/21.

В данной справке содержатся ответы на несколько вопросов по использованию товарного знака под контролем правообладателя.

Вопрос № 1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)?

Ответ № 1. Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вопрос № 2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

Ответ № 2. В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Мой вопрос касается пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 1. Что является использованием третьим лицом товарного знака под контролем правообладателя? 2. Достаточно ли предоставить право третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя? 3. Или обязательно нужно регистрировать лицензионный договор или договор коммерческой концессии, чтобы правообладателю доказать факт использования им своего товарного знака? Вопросы задаются именно в рамках последствий неиспользования товарного знака правообладателем. Меня интересуют не последствия для третьих лиц, а последствия именно для правообладателя».

Ответ